Hailey Bieber's nieuwe huidverzorgingslijn verwelkomd met inbreukprocedure

Bijdragende auteur: Heather Antoine

In april 2015 diende Kylie Jenner een handelsmerkaanvraag in voor het merk "KYLIE" voor "advertentieservices" en "goedkeuringsservices". De applicatie was bedoeld als opstapje voor Jenner's lancering van haar cosmeticalijn. Kylie Minogue verzette zich echter beroemd tegen Jenner's handelsmerkaanvraag, daarbij verwijzend naar haar eigendom en gebruik van Kylie.com, dat sinds augustus 1996 (een jaar voor Jenner's geboorte) kleding, parfums en andere producten verkocht die met haar naam op de markt werden gebracht. De oppositie werd uiteindelijk ingetrokken en hoewel deze niet openbaar was, kan ik alleen maar aannemen dat er een schikking is bereikt, die heeft geleid tot de 194 handelsmerkaanvragen en -registraties die momenteel eigendom zijn van Jenners bedrijf, Kylie Jenner, Inc. Les geleerd, toch? Mis.

Op 15 juni 2022 lanceerde model en socialite Hailey Bieber officieel haar nieuwste onderneming "Rhode", aangekondigd als een wreedheidvrije, betaalbare huidverzorgingslijn. De lancering werd bekendgemaakt aan de bijna 50 miljoen volgers van Bieber, evenals aan de 245 miljoen volgers van haar man, Justin Bieber. Minder dan een week later, op 21 juni 2022, diende Rhode-NYC een rechtszaak aan bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York wegens inbreuk op het handelsmerk (Rhode-NYC LLC tegen Rhodedeodato Corp. et al; 1:22-cv-05185, de “Klacht”). Hoe zijn we hier gekomen? Je hebt misschien al wat rapportage hierover gezien, maar wat het bijzonder interessant maakt (althans voor deze IP-nerd) is het achtergrondverhaal.

In 2014 zegden voormalige kamergenoten Purna Khatau en Phoebe Vickers (Rhode-NYC) hun fulltime baan op om hun eigen bedrijf in luxe kleding en accessoires op te bouwen, 'Rhode'. Zoals beschreven in de klacht, "dragen Bergdorf Goodman, Neiman Marcus en Saks Fifth Avenue in de Verenigde Staten allemaal de hoogwaardige producten van Rhode, en Bloomingdales heeft een deel van zijn vlaggenschip in New York City aan het merk gewijd", dat is gedragen door bekende namen als Beyoncé, Mindy Kaling en Maya Rudolph. Hun verwachte winst voor 2022 is naar verluidt $ 14.5 miljoen.

In 2017 verkreeg Rhode-NYC hun eerste merkregistratie voor "RHODE" voor verschillende kledingstukken. In maart 2019 dienden ze opnieuw een aanvraag in voor handtassen, die begin 2021 werd geregistreerd. In juni 2019 vroeg het bedrijf een merkregistratie voor schoenen aan, die momenteel in behandeling is. Vervolgens diende het bedrijf in 2020 verschillende aanvullende handelsmerkaanvragen in om de groeiende verkoop in kinderkleding, herenkleding, zonnebrillen, sieraden, dekens en textiel, haaraccessoires en diverse artikelen zoals pluche poppen, puzzels, kaarsen en ornamenten te beschermen. Ze dienden ook een aanvraag in om 'winkeldiensten' te beschermen. Merk op dat Rhode-NYC geen aanvragen heeft ingediend in klasse 3 om het gebruik of toekomstig gebruik van schoonheidsproducten te beschermen.

Enigszins gelijktijdig, in november 2018, diende Bieber een aanvraag in voor “RHODE” in klasse 25 voor kleding. Die aanvraag werd echter geweigerd op basis van gevaar voor verwarring met Rhode-NYC en werd uiteindelijk "uitdrukkelijk ingetrokken". Er is gemeld dat Bieber gedurende deze tijd contact heeft opgenomen met Rhode-NYC om de naam te kopen en werd geweigerd.

Vervolgens diende Bieber in februari 2020 een intent-to-use-aanvraag in die bedoeld was om haar plaats in de rij te houden voor het uiteindelijke gebruik van "RHODE" in klasse 3 voor schoonheidsproducten. Die aanvraag werd beoordeeld door een onderzoeker van het handelsmerk die geen gevaar voor verwarring met de merken van Rhode-NYC naar voren bracht. De aanvraag werd gepubliceerd voor oppositie en Rhode-NYC heeft zich er niet tegen verzet. Er werd ook een aanvraag voor het "RHODE" -logo ingediend, goedgekeurd voor oppositie en niet tegengewerkt door Rhode-NYC. Bieber diende meerdere andere aanvragen in voor HAILEY RHODE en HAILEY RHODE BEAUTY. Volgens de klacht leidden deze aanvragen tot correspondentie waarin de advocaten van Bieber uitlegden dat Bieber haar aanvraag voor "RHODE" op kleding had opgegeven toen ze "de beslissing nam". . . om plannen te laten vallen om door te gaan met een kledinglijn onder het merk 'RHODE'.” Op dat moment zou je kunnen denken dat de partijen de stelling accepteerden dat deze twee 'Rhodos' naast elkaar konden bestaan ​​zolang Bieber niet probeerde kleding te verkopen.

Als een snelle zijbalk is de vraag die we stellen in gevallen van inbreuk op handelsmerken of er een "waarschijnlijkheid van verwarring" bestaat tussen de merken. Die analyse omvat meerdere factoren, maar deze omvatten de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken en de vraag of de waren van de partijen voldoende verwant zijn zodat consumenten waarschijnlijk (ten onrechte) aannemen dat ze uit een gemeenschappelijke bron komen. Zo zullen DELTA airlines en DELTA dental waarschijnlijk geen problemen opleveren, omdat niemand zou denken dat de luchtvaartmaatschappij een tandartsverzekering zou aanbieden.

Terug naar het. Zoals ik eerder al zei, had Bieber tot dit jaar alleen resterende of "live" aanvragen in klasse 3 voor "RHODE" als een op zichzelf staand merk en Rhode-NYC diende nooit een aanvraag in in klasse 3. Echter, op 16 mei 2022, Bieber heeft een vrij volledige lijst ingediend van goederen en diensten die onder het handelsmerk "RHODE" zouden worden geleverd, inclusief kleding en schoeisel. Als ik een gokvrouw was (en ik weet dat ik dat van tijd tot tijd ben), denk ik dat dit Rhode-NYC over de rand heeft gestuurd. Hoewel Rhode NYC misschien ook heeft gewacht op de officiële lancering van het product om voor de federale rechtbank te dagen, in plaats van zich te verzetten tegen de aanvraag bij de USPTO zoals Minogue deed. Desalniettemin vraag ik me af waarom de beslissing is genomen om een ​​aanvraag in te dienen in klasse 25 voor kleding terwijl Rhode-NYC al een registratie in klasse 25 voor kleding bezit.

Het lijdt geen twijfel dat beroemdheden lagen toevoegen aan gevallen van inbreuk op handelsmerken. Het publiek veronderstelt en associeert de beroemdheid met "oorspronkelijk" eigendom, wat problemen kan veroorzaken voor bedrijven als Rhode-NYC. Sinds Bieber's lijn is aangekondigd, beweert Rhode-NYC dat het al verwarring heeft opgemerkt, ook in hun eigen advertenties en aanbevelingen wanneer mensen Bieber's sociale media-accounts onjuist hebben getagd.

Rhode-NYC is momenteel op zoek naar een voorlopig bevel waarin Bieber wordt gelast om te stoppen met het gebruik van de naam "RHODE" of een variatie op haar merk.

Legal Entertainment heeft contact opgenomen met vertegenwoordiging voor commentaar en zal dit verhaal indien nodig bijwerken.

Heide Antoine is een partner en voorzitter van Stubbs Alderton & Markiles LLP's handelsmerk- en merkbeschermings- en privacy- en gegevensbeveiligingspraktijken, waar ze het intellectuele eigendom van haar klant beschermt - inclusief merkselectie, beheer en bescherming. Heather helpt bedrijven ook bij het ontwerpen en implementeren van beleid en praktijken die voldoen aan de nationale en internationale privacywetten.